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29/05/2009
Inconvenientes sobrevenidos de la desaplicaci贸n de la Decisi贸n 486 de la CAN
Por:  

La desaplicación por parte del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (Decisión 486), ha traído múltiples inconvenientes e incongruencias a la práctica de la Propiedad Industrial en nuestro país. La ausencia de un cuerpo legislativo completo, el cambio de criterio constante de la Administración y el “legislar” a través de avisos oficiales hacen difícil establecer procedimientos estandarizados y dar información conclusiva sobre determinados aspectos a los clientes.

Recordemos que en abril de 2006, el gobierno venezolano denunció el Acuerdo de Cartagena, retirándose de la Comunidad Andina. Sin embargo, hasta el día 12 de septiembre de 2008, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual y los tribunales de la República continuaron aplicando las disposiciones de la Comunidad Andina en la materia. Dentro de los cambios que encontramos en nuestro sistema debido a la desaplicación de esta normativa tenemos:

Abandono del Clasificador Internacional de Niza: Una de las consecuencias de la desaplicación de la Decisión 486 fue que se decidió aplicar nuevamente el clasificador contenido en la Ley de Propiedad Industrial (LPI).

Sin embargo, observamos que se ha adoptado como práctica indicar siempre junto a la clase nacional, la clase internacional de interés. De esta manera, a la hora de reclasificar, no queda duda de cuál era la intención del titular de la solicitud en relación a la clase de interés. Podría pensarse que ello se debe, entre otras cosas, a que Venezuela está tratando de ingresar al Mercado Común del Sur – MERCOSUR, lo que traería como consecuencia la obligatoriedad de aplicar nuevamente la clasificación de Niza (ello debido a que el artículo 18 del Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, en materia de marcas, indicaciones de procedencia y Denominaciones de Origen establece que todos los países se comprometen a adoptar las medidas necesarias para aplicar esta clasificación).

Publicación en prensa de todas las solicitudes de registro: La LPI establece la obligatoriedad de publicación en un diario de circulación diaria en la capital de la República, de todas las solicitudes de marcas y patentes. En el caso de los signos distintivos, los mismos deberán ser publicados una sola vez (art. 76 LPI)  y en el caso de patentes 3 veces en un lapso de 30 días (art. 60 LPI)

Ahora, mediante aviso oficial de fecha 05 de noviembre de 2008 fue ordenado que todas las publicaciones en prensa deban efectuarse en dos diarios específicos de circulación nacional. Ello trae como consecuencia que no es posible buscar opciones de precios, lo que a la larga generará que empresas con menor presupuesto puedan realizar menos gestiones para proteger sus activos en materia de propiedad intelectual.

Cambios de titular: El hecho de que no se permita notificar transferencia de titularidad alguna en las solicitudes de registro que se encuentren en trámite también trae sus inconvenientes y supone una limitación a los derechos de disposición de los titulares de sus expectativas de derecho.

A la fecha, si una empresa decide ceder a otra - por ejemplo-  todas sus solicitudes y registros, sólo podrá notificar la cesión en los registros. Esto suscita muchos conflictos de titularidad, porque al notificar la cesión en los registros y al no poder hacerlo en las solicitudes en trámite, la titularidad de los signos reposaría en entidades diferentes. La consecuencia de este conflicto de titularidades es la negativa de las solicitudes en trámite que posean un titular diferente al de los registros prioritarios.

Extraoficialmente, el Registro de la Propiedad Industrial nos ha indicado que debemos presentar un escrito en las solicitudes en trámite en el cual se pueda presentar esta situación, indicando que una vez concedidas estas solicitudes de registro será notificada la cesión y unificada la titularidad de todos los registros. Sin embargo, lo correcto sería que se permitiera la notificación de cambios de titularidad en ambos escenarios para evitar este tipo de situaciones.

Declaratoria como desistidas de solicitudes de registro de signos distintivos por no haberse presentado defensas a oposiciones: Una vez desaplicada la Decisión 486 el SAPI decidió declarar como desistidas  todas las solicitudes en donde el titular no hubiese presentado defensas a una oposición presentada por un tercero.

Consideramos esta conducta completamente arbitraria por parte de nuestras autoridades, en virtud que se decidió aplicar retroactivamente una ley, cuando las oposiciones se habían notificado bajo la vigencia de la normativa andina, la cual permitía la no presentación de contestación a oposiciones.

Es comprensible que la oficina de marcas tiene una cantidad considerable de causas por resolver, pero consideramos que habían otros mecanismos para solventar esta situación, como por ejemplo, solicitar a los titulares que manifiesten su interés en que dichas oposiciones sean decididas en un lapso determinado de tiempo. 

Adicionalmente, se observa que el SAPI tiene un aproximado de 23.000 incidencias pendientes por decidir (según cifras extraoficiales) y ha decidido muy pocas en los últimos dos años, saltándose incluso la enumeración dependiendo del interés que pueda tener el caso para los sectores gubernamentales. Por ejemplo, en el pasado Boletín de la Propiedad Industrial No. 501, de fecha 02 de abril de 2009, el SAPI decidió oposición presentada contra la solicitud de registro No. 2008-1227, correspondiente al signo “LECHE VENEZUELA + logotipo”, cuyo titular es PDVSA AGRÍCOLA, S.A. la cual fue presentada en el mes de agosto de 2008. Siendo que el SAPI tiene oposiciones del año 2000 sin decidir, ¿cómo es posible que se decidió una oposición presentada en el año 2008?

Obligatoriedad de efectuar búsquedas de antecedentes marcarios: El pasado 4 de mayo de 2009, el SAPI emitió un nuevo aviso oficial señalando la obligatoriedad de efectuar búsqueda de antecedentes marcarios, ello con la intención de dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 71.1.g de la LPI. En el señalado literal g, del artículo 71.1 se establece entre los requisitos para el registro de un signo distintivo, lo siguiente:

Que la marca solicitada no tiene semejanza con otra análoga ya registrada para distinguir artículos en la misma clase o en otra similar, de modo que pueda confundirse con ella y engañar al público.”

Ahora bien, el SAPI requiere que toda solicitud de registro consignada tenga anexo el reporte de la búsqueda de antecedentes marcarios efectuada. Sin embargo, resulta absurdo que en casos en los que el titular de una nueva solicitud, quien ya tiene derechos registrales sobre el signo y simplemente lo está acompañando de otros elementos genéricos o descriptivos, deba también consignar una búsqueda de antecedentes marcarios. Para ello, debería ser suficiente el indicar los derechos registrales o prioritarios que ya la persona interesada posee.

Análisis de patentabilidad: En materia de patentes, se pudo observar como por más de 4 años la oficina de patentes efectuó muy pocos (por no decir prácticamente ninguno) análisis de patentabilidad, pero una vez que se decidió desaplicar la Decisión 486, se han efectuado una importante cantidad de exámenes de patentabilidad, negándose así múltiples registros de patentes. Sin embargo, observamos que se mantiene la tendencia de no conceder protección a invención alguna.
 
Como podemos observar, la práctica en materia de Propiedad Industrial en Venezuela ha sufrido importantes cambios en menos de un año, los cuales han significado más complicaciones que soluciones. Adicionalmente, los cambios de criterio de manera arbitraria y desordenada no hacen más que crear inseguridad jurídica tanto para los titulares de derecho, como para los profesionales que nos desempeñamos en esta área, visto lo complicado que se ha hecho dar recomendaciones sobre ciertos temas.

Lo ideal hubiese sido que antes de desaplicar la Decisión 486, la Asamblea Nacional hubiese dictado una ley de Propiedad Industrial que sustituyera tanto a la normativa andina como a la Ley de Propiedad Industrial del año 1956, cónsona con una realidad económica y social que genera constantemente nuevos retos legislativos, particularmente por el desarrollo de nuevas tecnologías y formas de negocios que le dan un matiz internacional a la Propiedad Intelectual.

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