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12/08/2013
Tribunal Supremo de Justicia ratifica principios fundamentales del derecho marcario
Por:  Ricardo Alberto Antequera y María Rusé Ruggiero

Recientemente la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (en lo sucesivo TSJ) ratificó varios de los principios fundamentales del derecho marcario a nivel internacional, específicamente los relativos a la presunción de la titularidad de derechos sobre una marca, los límites al derecho de uso exclusivo y sobre todo, precisiones de relevancia respecto de los términos genéricos; principios básicos establecidos en la Ley de Propiedad Industrial venezolana, los Convenios Internacionales aún vigentes, y que han sido reiterados por la doctrina y jurisprudencia que rige la materia.
 
La decisión se dio a raíz de la demanda por uso indebido de marca interpuesta por lasociedad mercantil VALE CANJEABLE TICKETVEN C.A. en contra de las empresas VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION y TODOTICKET 2004, C.A., por medio de la cual pretendía monopolizar el uso del signo “VALE” en virtud de los derechos de registro sobre las marcas “VALEVEN” y “VALEVEN ALIMENTACIÓN” para distinguir bonos de alimentación para los trabajadores.
 
En fecha 05 de junio de 2013, el TSJ decretó la nulidad de la sentencia del Juzgado Superior que había dado la razón a la empresa demandante, y declaró sin lugar la demanda por uso indebido de marca. La pregunta fundamental que se planteó el máximo Tribunal fue si desde el punto de vista de propiedad industrial la mencionada empresa tiene o no derechos exclusivos sobre el término “VALE”. La respuesta fue negativa.
 
a) Presunción de la propiedad de la marca:
El TSJ reiteró que el derecho a usar exclusivamente una marca se adquiere por el registro del signo distintivo ante el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), órgano administrativo con competencias en materia de Propiedad Intelectual.

En este sentido, la sentencia estableció que si bien “es cierto que el registro de las marcas Valeven y Valeven Alimentación, realizados por la parte demandante, le dan el derecho de uso exclusivo de las referidas marcas, no obstante, ese derecho no puede ser extensivo al uso de la palabra ‘vale’, la cual, pese a formar parte de las marcas registradas, no fue registrada aisladamente”. Es decir, siendo que el término “VALE” no se encuentra registrado como marca para identificar productos incluidos en las clases 16, 35 y 36 internacional, no puede nadie pretender tener derechos de exclusiva sobre el mismo sólo por el hecho de que se encuentre contenido en alguna marca registrada, como es el caso de la marca “VALEVEN” o “VALEVEN ALIMENTACIÓN”, como marcas compuestas.
 
b) Imposibilidad de registrar como marca expresiones genéricas:
En relación al término “VALE”, el TSJ acertadamente concluyó que constituye un genérico para identificar productos y servicios en las clases antes mencionadas, ya que es un sinónimo de las palabras cupón, ticket y tarjeta, por lo cual es necesario para designar a los productos y servicios que proporcionan las partes involucradas. En consecuencia, el signo “VALE” no es susceptible de apropiación como marca por parte de una empresa.

No obstante, la sentenció aclaró que aquellos signos compuestos por dos o más términos genéricos pueden llegar a constituir una marca, siempre y cuando tengan significado propio y suficiente distintividad. Tal es el caso de la marca registrada “VALEVEN”, la cual está compuesta por el elemento “VALE” y la expresión “VEN” y que vista en su conjunto y sin desmembrarla no constituye un signo genérico.

Ahora bien, la sentencia enfatizó que “cuando el término ‘vale’ es utilizado en forma individual o aislado, no pierde su carácter de genérico, es decir, sigue siendo un signo genérico”, el cual indudablemente no puede ser registrado como marca y muchos menos se puede pretender que sea de uso exclusivo de una determinada empresa.

Afortunadamente, con esta sentencia el máximo Tribunal de la República no deja de lado principios básicos del Derecho marcario, a pesar del lamentable retroceso legislativo en que se encuentra el país, luego de la salida de Venezuela de la Comunidad Andina.


"Este artículo apareció primero en WTR Daily, parte de World Trademark Review, en (Julio/2013). Para más información por favor visite www.worldtrademarkreview.com."

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